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美国专利常见各类审查意见通知书

Raymond

在美国发明专利的申请过程中,基本的流程分为:递交申请、收到递交回执、受理通知书、非最终审查意见通知书、最终审查意见通知书、授权通知书、颁证通知书、颁证、年费缴纳等。在申请人收到受理通知书后,审查员如果认为所有申请文件均符合USPTO的授权要求,则会直接向申请人发出授权及缴费通知书,不会下发各类审查意见通知书。在这里,需要提醒一点的是,在美国,发明专利申请的审查程序与公开程序是并行的,并无明确的先后之分。因此,在美国发明专利申请实践中,有的专利申请还没公开即已授权,则该专利将直接进行公告,而没有专利公开文本。下面我们就专利申请过程中大致会收到的各类官方信函作一个简单的介绍:


01.补正通知书(Notice to File Corrected Application Papers)


在这点上,美国与中国的专利申请类似,在专利申请受理后,USPTO会对申请文件进行形式审查,当发现申请文件的格式不符合要求时,如页码标注不符合美国专利法的规定,附图不清楚、基因序列表格式不对等问题,USPTO会下发补正通知书,申请人相应地进行修改和答复即可。

通常,美国补正通知书的答复期限是从官文下发日起2个月内,在缴纳延期费的情况下,答复期限可最多无理由延期至签发日起7个月。


02.限制要求(Restriction Requirement,RR)


RR通常是美国发明专利申请过程中可能最先遇到的审查意见。

根据 37 CFR 1.142 中的规定,如果在一个专利申请中要求保护2个或2个以上独立的发明,则审查员将要求申请人在审查意见的答复中选择一组权利要求,以保护所选权利要求所对应的发明,而未被选中的其他发明可以后续以分案申请的形式重新向USPTO递交申请。

在实际审查过程中,只要审查员认为申请文件的权利要求中存在不一样的主题,需要审查员在不同领域进行检索,进而增加其检索负担,审查员就会下发RR。因此,RR的下发与否,很大程度上取决于审查员的主观判断。目前,审查员大多会先给代理人打电话指出在申请中存在限制要求,并给予几天的答复时间,否则就签发RR,但审查员的该电话通知没有必须答复的义务。

通常,RR的答复期限是自官文下发日起2个月内,在缴纳延期费的情况下,至多可延期至签发日起6个月。


03.非最终审查意见 (Non-final Office Action,NOA)


在美国发明专利实质审查的过程中,如经检索和审查后,审查员认为该专利申请存在可专利性方面的各种缺陷和问题,如保护范围不清楚、不满足新颖性和创造性等,则会下发NOA。

针对审查员指出的缺陷和问题,申请人必须做出答辩。通过反驳审查员的意见或修改权利要求的方式来克服。如果能够克服此次缺陷和问题,并且申请人的答辩中没有引入新的缺陷和问题,审查员则有可能会向申请人发出授权通知书。

通常,NOA的答复期限是自官文下发日起3个月内,在缴纳延期费的情况下,最多可延期至签发日起6个月内。


04.最终审查意见 (Final Office Action,FOA)


在答复一次NOA后,若审查员认为申请人的答复没有全部克服NOA中指出的缺陷和问题,则会下发第二次审查意见,即最终审查意见FOA。在收到FOA后,申请人可以根据实际情况选择如下几种处理方式:(1)直接答复;(2)AFCP程序(After Final Consideration Pilot 2.0, 即最终驳回后再考虑试行计划2.0);(3)RCE(Request for Continue Examination,请求继续审查);(4)提出上诉(Appeal)(5)不处理,即放弃申请。关于这5种处理方式的详细介绍,我们会在后续的文章中讲到,敬请期待。

通常,FOA的答复期限是自官文下发日起3个月内,在缴纳延期费的情况下,最多可延期至签发日起6个月内。


05.咨询意见书(Advisory Action,AA)

在答复FOA后,审查员认为该申请仍然存在授权缺陷,则会下发AA。在这里需要说明的是,AA可以说是FOA的延伸,所以答复AA的期限等同于答复本次FOA的期限,即FOA签发日起3个月内,在缴纳延期费的情况下,最多可延期至签发日起6个月内。


一般情况下,AA 的内容可能有以下两种情况:

(1)针对FOA所递交的答复文件,审查员认为还需要进一步检索和审查才能够判断答复后的申请文件是否符合授权标准,审查员会在AA中告知申请人递交RCE并缴纳相应官费,以便该申请能够继续进入后续的审查流程。

(2)针对FOA所递交的答复文件,审查员认为该申请文件已基本上符合授权标准,但还存在一些小的形式或其他问题,这时审查员会在AA中提供修改建议,并让申请人确认是否同意其修改建议。

答复AA的期限如已错过,申请人则需缴纳相应的延期费用并在本次FOA的签发日起6个月内进行答复。不过,申请人在答复AA时,有一个“2个月规则 (Two Month Rule)”需要跟大家说明的,为了方便大家理解,请参考以下示例:

A、某FOA的签发日为2022年1月1日,申请人在2个月内(即2022年3月1日前)提交了本次FOA的答复。审查员在3个月内(即2022年4月1日前)下发AA,而申请人在2022年5月5日继续答复AA,此时距离答复FOA的3个月期限已超期两个月,所以申请人需要缴纳2个月的延期费,因为这里的延期时间是从FOA的签发日三个月起算的;

B、某FOA的签发日为2022年1月1日,申请人在2个月内(即2022年3月1日前)提交了本次FOA的答复。审查员在2022年4月10日(3个月后)下发AA,而申请人在2022年5月5日继续答复AA,此时虽然距离答复FOA的3个月期限也已超期两个月,但由于审查员下发AA的时间并非在FOA签发日起3个月内,并且申请人对AA的答复是在AA签发日起1个月内,所以申请人只需缴纳1个月的延期费,因为这里的延期时间是从AA的签发日三个月起算的;

PS:这里所说的“2个月规则(Two Month Rule)”,是指申请人在FOA签发日起的两个月内提交了答复,但是审查员下发AA的时间却超过了本次FOA签发日的三个月,所以在计算延期费时,延期的起始时间是AA的发文日,而非FOA的发文日。但这里需要注意的是,即便是2个月规则,答复AA的期限最长都不能超过FOA签发日起的6个月。


06.形式缺陷通知书(Ex Parte Quayle Action)


在发出授权通知之前,审查员可能会下发形式缺陷通知书,该通知书的下发表明专利审查已经结束,审查员认为已经没有35 U.S.C.101、102、103、112等法定驳回问题,已满足专利法要求的新颖性、创造性和工业实用性,但还存在如附图、说明书等形式缺陷需要修改。此通知书的下发也是为了加快授权通知书的下发而发出的。


07.授权及缴费通知书(Notice of Allowance and Fee(s) Due)


申请人在收到官方受理通知书之后,如果审查员认为申请文件符合美国专利的授权标准,则会直接下发授权及缴费通知书,申请人则不会收到上述各类(1-5项)通知书。从授权及缴费通知书的签发日起,申请人需要在3个月内缴纳专利颁证费(Issue Fee),这一期限不得延长,如果错过了3个月的缴费期限,则该专利申请将会被视为放弃。


上述内容就是美国发明专利在递交申请之后大致会收到的各类官方信函的简介。通常,在发明专利的实质审查中,很多时候都需要申请人与审查员进行多次的沟通,以及对申请文件进行多次修改并答复审查意见,从而获得专利的最终授权。从对美国专利法条的了解、专利文件的翻译、格式规范、OA答辩等,都需要具备丰富经验的专业律师进行操作,所以我们建议专业的事情交给专业的人做。


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